Handel in LEGO-bouwstenen met kogellagers en bedrukking met logo van derden merkinbreuk?
LEGO-speelgoed is in meerdere opzichten een succes. Het bestaat al sinds 1932, doet het nog steeds goed in de markt en zorgt af en toe voor aardige rechtspraak. Er is net weer een kort geding achter de rug dat aandacht verdient.
LEGO-gekte
LEGO zorgt ook voor merkwaardige bijverschijnselen. Zo is er een gemeenschap van volwassen fans van LEGO, aangeduid met het acroniem AFOL (Adult Fan of Lego). Die heeft een eigen platform, Bricklink.com, voor het aan- en verkopen van originele LEGO-bouwstenen, bouwsets en eigen ontwerpen. Ook nog van belang om te weten is dat sommige LEGO-stores aan klanten in de winkel de mogelijkheid bieden om daar een eigen ontwerp te “customisen” en te laten printen op een blanco torso van een minifiguur.
LEGO-steen met kogellager en opdruk
Een van de leden van de AFOL- community (laten we hem X noemen) maakt eigen LEGO-ontwerpen (met name treinen) en verkoopt deze als “Exclusive Building Kits”, inclusief instructies en stickers en desgewenst losse onderdelen aan derden. Hij heeft daarmee zoveel succes dat hij een officiële business begint. Een van die losse onderdelen is – in verschillende varianten - een Bearing Wheelset, bestaande uit een Lego-steen waaraan een metalen kogellager is toegevoegd, aangevuld met een as, een sluitring en wielen, van een ander merk dan LEGO, namelijk “Brick Track”. Laatste feitelijk puntje: X zorgt voor een opdruk op de bouwstenen van namen, logo’s en merken van derde partijen, zoals de naam van de Nederlandse Spoorwegen.
Verbodsactie
Dat ging LEGO allemaal te ver en zij ondernam dus actie in de vorm van een verbod om de LEGO-merken aldus te gebruiken. De zaak kwam voor de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag. Hoe beoordeelde de kortgedingrechter de kwestie. Waar partijen eigenlijk alleen over van mening verschilden was de vraag of er sprake was van “uitputting” op grond van art. 15, lid 1 UMVo (het Europese Verdrag, waarin Unie-Vormmerken geregeld zijn).
Uitputting
“Uitputting” houdt in, dat een merkhouder het gebruik van zijn merk niet kan verbieden voor waren die door hem of met zijn toestemming in de EER eenmaal in de handel zijn gebracht. Zijn rechten zijn daarmee “uitgeput”. Daarop is een uitzondering. De uitputtingsregel is niet van toepassing (en de vrije verhandeling binnen de EER toch niet toegestaan) als de merkhouder “gegronde redenen” heeft om zich tegen de verdere verhandeling van zijn waren te verzetten als de toestand van zijn waren daarmee wordt gewijzigd of verslechterd. En LEGO meent dat daarvan sprake is. Van wijziging is ontegenzeggelijk sprake, zowel door de bedrukking met de logo’s en merken van derden als door de toevoeging met de kogellagers. Die laatste toevoeging is ook nog eens - volgens LEGO - een verslechtering. X erkent de verandering dus wel, maar vindt die niet ernstig genoeg als “gegronde reden” voor X om verdere verhandeling van de producten met de door hem aangebrachte toevoegingen te verbieden. Wat vindt de rechter daarvan?
Wijziging
De rechter volgt de redenering van X niet. Van een wijziging is zo-ie-zo al sprake en ook aantasting staat eigenlijk wel vast, zegt hij. De wijziging is bovendien niet ondergeschikt en doet afbreuk aan de kwaliteitsgarantie van de LEGO-merken. LEGO heeft daar geen controle op.
Verwarring
Ook kan het bedrukken van de LEGO bouwstenen, bij voorbeeld met een logo of een merk van een derde zoals de Nederlandse Spoorwegen, leiden tot aantasting van de herkomstfunctie van de LEGO-merken. De consument zou daaruit bovendien een economische band tussen die derden en LEGO kunnen afleiden, die er niet is. X beroept zich nog op een disclaimer (op zijn website en op de dozen van het bouwpakket), waaruit zou blijken dat zijn producten uit gewijzigde LEGO-bouwstenen zou bestaan en dat LEGO hier los van staat. Dat helpt volgens de rechter niet. Met name post sale verwarring (bv. op beurzen) wordt daar niet mee weggenomen.
Licentie
Ook het argument van X dat LEGO het bedrukken en wijzigen van haar producten zou hebben “aangemoedigd” door het faciliteren daarvan middels Bricklink.com. wijst de rechter van de hand. Een licentie voor (weder)verkopers die daaruit volgens X zou kunnen worden afgeleid werd door LEGO zelfs in haar communicatie met dezen expliciet afgewezen.
Vonnis en les
Conclusie is dat X met zijn handel in gewijzigde LEGO-bouwstenen en minifiguren inbreuk maakt op de LEGO-merken. Het merendeel van de vorderingen van LEGO wordt toegewezen. Zie:
Een dure les voor wie meent op grond van de uitputtingsregel vrij te kunnen handelen met merkproducten. Die kan van de koude kermis thuiskomen als hij, bij voorbeeld door bedrukking wijzigingen in het product heeft aangebracht.
コメント