Fabrikant van Dr. Martens-schoen verliest ook in hoger beroep. Zijn er nog mogelijkheden?

Ik schreef eerder een blog over het kort geding tussen de schoenfabrikanten Airwair en Primark over de Dr. Martens-schoen. Zie: https://www.keesberendsen.nl/single-post/2020/01/15/inbreuk-merkenrecht-en-auteursrecht-op-dr-martensschoen-door-primark-of-toch-niet

Vormmerk

Airwair stelde niet alleen dat Primark inbreuk maakte op het vormmerk van een aantal door haar onder de naam Dr.Martens geproduceerde schoenen, maar zij beschuldigde Primark ook van auteursrechtinbreuk. Hierbij nog maar eens de plaatjes van de schoenen waar het om gaat.

De Dr. Martens-schoen van Airwair

en een van de schoenen van Primark:

De conclusie in mijn blog was als volgt:

De Dr. Martens vormmerken moeten het dus ontgelden, althans voorlopig. En ook het auteursrecht biedt de Dr. Martens-schoenen niet de gewenste bescherming. De vraag is of het vonnis van de kortgedingrechter in een eventueel hoger beroep stand zal houden. Duidelijk is dat de zwakte zit in het feit, dat de Dr. Martens-sch op een eerder bestaande (onbeschermde) stijl. Airwair zal het moeten hebben van details in de ontwerpen die kunnen bogen op voldoende oorspronkelijkheid én van de aanname dat die zijn nagebootst door Primark. Een hogere rechter zal daar misschien nog anders over kunnen oordelen, maar daar zal nog heel wat overtuigingskracht voor nodig zijn.

Hoger beroep

Het hoger beroep is er inderdaad van gekomen, al was dat beperkt tot het auteursrecht. De claim op de vormmerken die toch al het risico liep te sneuvelen omdat ze te veel zouden leunen op een bepaalde stijl, had Airwair laten vallen. Bleef over het auteursrecht. Zou die claim wél standhouden? Zou de hogere rechter anders oordelen over de vraag of de Dr. Martens schoen voldoende ‘oorspronkelijk’ was en of Primark daar voldoende afstand van had genomen?

'Oorspronkelijkheid', 'totaalindrukken' en 'stijl'

Het Gerechtshof Amsterdam is daar duidelijk over. De vraag over de 'oorspronkelijkheid' beantwoordt het Hof in het kader van de vergelijking tussen de totaalindrukken van de schoenen van Airwair en Primark, waarbij wordt benadrukt dat een stijl niet beschermd is. De schoenen behoren tot dezelfde stijl, zegt de rechter. Het gaat aan beide kanten om halfhoge veterlaarzen met dikke zolen die doen denken aan tamelijk grove werk- of soldatenlaarzen. Daar komt nog bij, dat de totaalindruk van de laars van Primark verschilt met die van de laars van Airwair. Zo heeft de laars van Primark opzij een rits anders dan de Dr. Martens-schoen van Airwair. Een ander verschil is de lus. De Dr. Martens- schoen heeft een grote lus die met (meestal gele) letters is bedrukt, de schoen van Primark heeft een kleine onopvallende lus. Tenslotte zit er ook een verschil in het hielstuk. Bij de schoen van Primark is die anders dan bij de Dr. Martens-schoen aan de buitenkant aangebracht en daardoor zichtbaar.

'Ontlening'

Tegenover al die verschillen zijn de overeenkomsten (zoals in de vorm en het verloop van de schacht, de stiksels en de zool) onvoldoende om aan te nemen dat Primark haar schoen heeft ontleend aan de Dr. Martens-schoen van Airwair. Ook al zou worden aangenomen dat de Dr. Martens-schoen voldoende oorspronkelijk is en dus auteursrechtelijk beschermd, dan nog zou er geen sprake zijn van inbreuk, stelt de rechter vast.

'Slaafse nabootsing', 'eigen gezicht in de markt' en 'verwarringsgevaar'

Ook op het door Airwair in de strijd geworpen argument dat Primark de Dr. Martens-schoen slaafs heeft nagebootst (een onrechtmatige daad, waarvoor het bestaan van auteursrecht geen voorwaarde is) krijgt zij nul op het rekest. De schoen zou daarvoor onder andere een “eigen gezicht in de markt” moeten hebben. De rechter gaat daaraan voorbij wegens onvoldoende bewijs. Over dat oordeel kun je twijfels hebben. Ook is het volgens de rechter niet aannemelijk dat er verwarringsgevaar is bij de doelgroep. Die kan volgens hem in elk geval niet zonder meer het gevolg zijn van de punten van overeenstemming die voortvloeien uit de betreffende stijl die is gevolgd en die je wel vaker tegenkomt in de schoenenbranche. Gecombineerd met de opvallende verschillen levert dat dus volgens deze rechter geen slaafse nabootsing op.

Bodemprocedure

Het hof volgt dus het eerdere vonnis in kort geding en wijst de vordering van Airwair af. Zij heeft nu nog de mogelijkheid van een bodemprocedure. Zijn daar kansen? Je kunt een vraagteken plaatsen bij de grondslag van de uitspraak van het Hof over de “slaafse nabootsing” voor zover deze betrekking heeft op het gebrek aan een “eigen gezicht in de markt” van de Dr. Martens-schoen. Maar ook de afwezigheid van verwarringsgevaar onder de doelgroep zou nog een punt van discussie kunnen zijn. Zeker als Airwair daarvoor beter bewijs aandraagt. Bovendien lijkt mij het (auteursrechtelijk) argument dat nabootsing van stijlelementen geen rol spelt, zoals ik het lees, niet opgaan bij slaafse nabootsing. Een lastig punt blijft uiteraard de afweging van de overeenkomsten en de verschillen tegen het licht van de perceptie van de doelgroep.