Concurrentie met een inbreukmakende merk- en handelsnaam

Concurreren met een andere onderneming door gebruik te maken van de merk- en handelsnaam van die onderneming of een aanduiding die daar veel op lijkt, is dat slim? Nou nee. Onderstaande zaak illustreert dat.

Merkinschrijving

Eerst was er de onderneming Binx Smartility B.V., in 2016 opgericht door twee bouwbedrijven, gespecialiseerd in de utiliteitsbouw. In het handelsregister stond de onderneming ingeschreven met toevoeging van twee handelsnamen, Binx Smartility en Binx. Om haar rechten enigszins te versterken had Binx Smartility bovendien op 6 januari 2017 haar naam als merk in laten schrijven in het Benelux merkenregister.

Naamswijziging

En toen was daar een ander utiliteitsbouwbedrijf, gevestigd in dezelfde omgeving en aanvankelijk werkzaam onder een geheel andere naam, dat vermoedelijk bedacht dat zij zou kunnen profiteren van het kennelijke succes van Binx Smartility door haar naam te wijzigen in Bincx (met een c). De aankondiging daarvan vond plaats op 17 juli 2018.

Sommatie

Binx Smartility, dat ik in het vervolg Binx (zonder c) noem, komt daar achter en sommeert Bincx (met c dus) niet tot de naamsverandering over te gaan. Bincx negeert dat en heeft dan inmiddels haar wagenpark, bedrijfskleding en reclamemateriaal voorzien van haar nieuwe naam. Ook gebruikt zij de domeinnaam www.bincx.nl. Het bedrijf deponeert op 25 september 2018 ook nog haar naam als Europees merk, welke inschrijving op 3 januari 2019 definitief wordt. Ik denk dat Binx (zonder c) niet wist dat je daartegen bezwaar kunt indienen.

Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom

Alle ingrediënten voor een klassieke rechtszaak over het merkenrecht en handelsnaamrecht werden hiermee op een presenteerblaadje aangereikt.

Een van de gronden waarop Binx haar vorderingen baseert is artikel 2.20 lid 1 sub b van het BVIE (Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom). Het is niet toegestaan om in het economisch verkeer een teken te gebruiken dat op een verwarringwekkende manier lijkt op het merk van een ander.

Vergelijking tussen merk en teken

De vergelijking tussen merk en teken moet globaal zijn, dus zoals het publiek een merk gewoonlijk als één geheel waarneemt, zonder op details te letten en waarbij het dominante (meest in het oog springende) begindeel van het merk (het deel dat het publiek het best onthoudt) het zwaarst weegt. Het is duidelijk dat BINX het merkdeel van Binx Smartilily is dat het publiek onthoudt. De overeenstemming tussen BINX en BINCX is vervolgens zowel visueel als auditief niet te missen. Ze zien er nagenoeg hetzelfde uit en uitgesproken vormen zij zelfs dezelfde klank. De rechter oordeelt dat de totaalindrukken van merk en teken met elkaar overeenkomen. Iemand die een project zonder woonbestemming wil laten bouwen, kan beide ondernemingen gemakkelijk met elkaar verwarren of denken dat ze iets met elkaar te maken hebben. Merkinbreuk stond daarmee vast.

Handelsnaamrecht

Binx had Bincx ook beschuldigd van inbreuk op haar handelsnaamrecht. Volgens art. 5 van de Handelsnaamwet is het verboden een handelsnaam te gebruiken die voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, al door een ander werd gevoerd. Dat geldt ook als die handelsnaam erg lijkt op de eerdere handelsnaam. Voorwaarde is wel, dat er sprake moet zijn van mogelijke verwarring doordat beide ondernemingen dezelfde of soortgelijke activiteiten hebben en in dezelfde regio gevestigd zijn.

Risico van verwarring

Ook hier waren alle benodigde ingrediënten voorhanden. Een grote gelijkenis van de namen, nagenoeg dezelfde handel en een vestigingsplaats in dezelfde regio (Gelderland). Het risico van verwarring wordt door de rechter nog eens onderstreept. Beide ondernemingen zijn in het vaktijdschrift Cobouw al eens genoemd als opdrachtnemer van dezelfde soort bouwprojecten en ook de logo’s van beide ondernemingen vertonen een grote gelijkenis. Daarbij is bij radioreclames ook niet af te leiden of het om de ene of de andere onderneming gaat. Daarmee stond ook inbreuk op het handelsnaamrecht vast.

Schade

Bincx verloor de zaak dus op bijna alle fronten en moest behalve de advocaatkosten vooral ook de bittere pil slikken dat zij het gebruik van de merknaam en handelsnaam moest staken. De gehele (forse) investering in de introductie van haar nieuwe naam was weggegooid geld en zij zal haar wagenpark, bedrijfskleding en reclamemateriaal van een nieuwe naam moeten voorzien. Een kostbare onderneming en een concurrentieactie met zeer weinig profijt. Het onderscheid tussen beide ondernemingen zal intussen geen enkele potentiële klant meer ontgaan.