Wendy’s vs Wendy’s, een taaie strijd om het merkenrecht

“De Zeeuwse snackbar Wendy’s mag haar naam houden. Het gerechtshof in Den Bosch heeft de eis van de Amerikaanse fastfoodketen Wendy’s (tot vervallenverklaring van het merk van de Zeeuwse Wendy’s) afgewezen”, zo berichtte de Volkskrant op 3 november jl. Hoe zit dat?

David en Goliath

De bekende Amerikaanse “Wendy’s” wilde al jaren geleden de overstap maken naar de Benelux en had daarvoor meerdere gemeenschapsmerken aangevraagd. Daar stak het Zeeuwse Wendy’s een stokje voor. Een David en Goliath strijd ontspon zich, in tweede instantie ook rond de vraag of het Zeeuwse Wendy’s wel een “normaal gebruik” van haar merk maakte. “Normaal gebruik” gedurende 5 jaar na de datum van inschrijving van een merk is noodzakelijk om een merk in stand te kunnen houden. Een ander – bij voorbeeld een concurrent – kan daar bezwaar tegen maken. Anders zou iemand zonder geldige reden een monopolie kunnen vestigen op een merknaam zonder daar gebruik van te maken.

Gevaar voor verwarring

Eigenaar van de Amerikaanse Wendy’s was ten tijde van de procedure “Quality Is Our Recipe” (QIOR). Ik ga voorbij aan de voorgeschiedenis, waarin Wendy’s tot en met de Hoge Raad, zoals gezegd succesvol, tegen de voorganger van QIOR procedeerde. Wendy’s wist in die procedure op grond van haar merkenrecht een verbod te krijgen op het gebruik van de naam Wendy’s omdat dat gebruik gevaar voor verwarring zou kunnen opleveren. QIOR probeerde nu dus zijn gram te halen en gooide het over een andere boeg door het merk van Wendy’s vervallen te laten verklaren omdat het gebruik van het merk niet aan een van de daaraan te stellen eisen (normaal gebruik) zou voldoen. QIOR voerde als argument daarvoor met name aan, dat Wendy’s buiten haar vestigingsplaats geen bekendheid bezat en er geen sprake was van een keten van snackbars.

Klein, maar normaal gebruik

De rechtbank wees de vordering van QIOR af, althans voor zover de merknaam was bestemd voor warenklasse 43 (horecadiensten). Uitgangspunt bij het oordeel dat het gebruik van het merk “normaal" is, was dat er van de 4.800 snackbars in Nederland, 3.600 kunnen worden beschouwd als buurtsnackbar (met slechts één vestiging), zoals het Zeeuwse Wendy’s. Het gebruik mag in die gevallen misschien klein zijn, maar is, gezien de hoeveelheid van dergelijke snackbars, wel “normaal”. Ook een gebruik beperkt tot de lokale bevolking of tot de regio waar de snackbar gevestigd is, is “normaal”, zegt de rechter. Er hoeven dus niet meerdere vestigingen binnen de Benelux te zijn.

Website en sociale media

Ook de manier waarop het merk Wendy’s verder gebruikt wordt, te weten op plaatsen in het interieur, op de verpakking van de producten, op de kassabonnetjes en op de kleding van het personeel, onderstreept het “normale” gebruik. QIOR wees nog op het feit dat Wendy’s slechts twee advertenties had geplaatst, geen eigen website had en zich niet profileerde op sociale media. Kennelijk vond zij dat bepalend voor de norm die geldt voor normaal gebruik. Ook dat werd afgewezen. Cruciaal is, dat niet gezegd kan worden dat Wendy’s haar merk niet heeft gebruikt om daarmee in de Benelux een marktaandeel voor horecadiensten te verwerven of behouden.

Onderscheid tussen restaurants en snackbars?

QIOR ging in hoger beroep van deze uitspraak van de rechtbank en probeerde - om Wendy's buitenspel te zetten - allereerst binnen de overkoepelende warenklasse "horecadiensten" onderscheid aan te brengen tussen de twee groepen horecadiensten “restaurants” en “snackbars”, onder aanvoering van de stelling dat Wendy’s geen restaurant was. Zo zou geconcludeerd kunnen worden dat de naam "Wendy’s" niet normaal werd gebruikt voor restaurants omdat Wendy’s dan immers geen restaurant zou zijn. Het Hof gaat niet mee met de stelling dat er voor deze warenklasse onderscheid zou moeten worden gemaakt tussen subcategorieën. Wendy’s is als buurtsnackbar gewoon een horecadienst en dat is voldoende voor de toetsing of er sprake is van normaal gebruik.

Toetsing aan fastfoodbedrijven als Febo en Mc Donald’s

Voor het overige volgt het gerechtshof in grote lijnen de redenering van de rechtbank. Het overweegt dat ook in België het merendeel van de fastfoodbars uit lokale snackbars bestaat. Het gebruik van die lokale snackbars in Nederland en België vormt dus het uitgangspunt voor wat als “normaal” moet worden beschouwd. Naar het gebruik van formulespelers (zoals Febo) en fastfoodketens (zoals McDonalds) hoeft dus (bij voorbeeld als het gaat om de wijze van promotie) niet gekeken te worden.

Belangenafweging

QIOR had nog een pijl op haar boog. Zij stelde dat Wendy’s om zich te onderscheiden genoeg had aan haar handelsnaam en daarvoor geen merk nodig had. Zij zou - anders gezegd - daar geen belang bij hebben. Dat “gebrek aan belang” stelde QIOR tegenover haar eigen belang bij de verkrijging van een merk in de Europese Unie om daar haar activiteiten uit te kunnen breiden. Het hof veegde dat argument zonder veel omhaal van tafel. Bij het antwoord op de vraag of het merk vervallen is wegens niet normaal gebruik speelt een afweging van belangen tussen de betrokken partijen, van welke aard ook, geen rol.

Misbruik van recht

Zou Wendy’s dan misschien misbruik maken van haar merkenrecht omdat zij, om zich in de markt te onderscheiden, genoeg zou hebben aan haar handelsnaamrecht? QIOR zei dat niet, maar je zou dat misschien uit haar betoog op kunnen maken. Maar ook in dat geval verwijst het hof die mogelijke gedachte naar de prullenmand. Voor misbruik van recht moeten er hele andere zaken spelen. Met name moet, wil daar sprake van zijn, het recht (de bevoegdheid) gebruikt worden voor geen ander doel dan om een ander te schaden of voor een ander doel dan waarvoor het recht (de bevoegdheid) is verleend. Daar is hier geen sprake van.

Benelux

Ook verder volgt het hof het oordeel en de argumentatie van de rechtbank. Een buurtsnackbar hoeft niet meerdere vestigingen te hebben of promotie maken buiten de regio. Gebruik in een van de landen van de Benelux kan voldoende zijn voor “normaal” gebruik. En een gering gebruik kan best ook “normaal” gebruik zijn. Volgt de (deels al eerder gememoreerde) opsomming van het gebruik door Wendy’s zoals in het logo, op de toonbanken, op de ramen, op zakjes en tasjes, op de kassabonnen, op bedrijfskleding (T-shirts) en op een reclamebord. Wendy’s had volgens het hof ook een “normale” omzet behaald met haar activiteiten en niet een “frappant lage omzet” zoals QIOR voor wat dat waard was, stelde.

Weer hoger beroep?

Het vonnis van de rechtbank blijft dus in stand en het merk Wendy’s voor horecadiensten (anders dan voor het gebruik voor bepaalde specifieke snacks) hoeft dus niet in het merkenregister te worden doorgehaald. Een flinke opsteker voor Wendy’s die de eindstrijd met zijn grote Amerikaanse concurrent lijkt te gaan winnen. Volgt er toch weer een gang naar de Hoge Raad? Gelet op de strategie van QIOR in de eerdere procedure zou je het verwachten, maar ik denk dat het uitstel van executie zou zijn. Voorlopig hebben we nog Zeeuwse snacks van Wendy’s.