Het bezwaar van Blackberry tegen Berryboot als merk

Het telecommunicatiebedrijf Maxnet wil de naam Berryboot inschrijven als merk ten behoeve van o.a. software, maar Blackberry maakt daar bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) bezwaar tegen. De gronden die Blackberry daarvoor aanvoert zijn onder andere het feit dat de inschrijving van Berryboot als merk voor twee groepen van producten (zogenaamde warenklassen) bij het publiek verwarring kan veroorzaken. Een ander argument is, dat Berryboot dan ten onrechte zou profiteren van de bekendheid van Blackberry.

Toelaatbaarheid van merken

Het Benelux Bureau was het met Blackberry eens en besloot Berryboot niet in te schrijven als merk. Berryboot liet het daar niet bij zitten en stapte naar de rechter. Die verwierp de uitspraak van het BBIE en stelde Berryboot in het gelijk. Het Beneluxbureau moest Berryboot alsnog als merk toelaten. Hoe zit het met de toelaatbaarheid van merken?

Te beschrijvend?

In de eerste plaats moet een merk om ingeschreven te kunnen worden niet te beschrijvend zijn voor het product waar het voor dient. Het BBVIE beschouwde het bestanddeel ‘boot’ als te beschrijvend. ‘To boot’ betekent ‘het opstarten van een computer’. Het relevante publiek snapt dat, aldus het Beneluxbureau, en dus kan het volgens haar niet als (onderdeel van) een merk dienen. Opmerkelijk was, dat Blackberry zelf in het kader van de behandeling van de zaak had opgemerkt, dat Berryboot geen bijzondere betekenis heeft voor de consument. Nog sterker, zij stelde, dat zelfs voor wie een behoorlijke kennis heeft van de Engelse taal Berryboot een fantasienaam is, bestaande uit de elementen Blackberry (= bes) en boot (= laars of schoen). De rechter verwerpt het argument dat Berryboot te beschrijvend is om het als merk toe te laten. Hij voegt daar nog aan toe dat zijn oordeel niet anders zou zijn als ‘boot’ wel zou worden verstaan in de betekenis van ‘opstarten van een computer’. De meeste mensen zijn niet bekend met die betekenis, ondanks het feit dat deze terug te vinden is in woordenboeken en op Wikipedia.

Verwarringwekkend?

De andere vraag die speelde was, of Berryboot niet teveel leek op Blackberry? Kon de consument door de overeenkomsten tussen beide in verwarring raken over de herkomst van het merk? Omdat ‘black’ en ‘boot’ veel van elkaar verschillen en bovendien op verschillende posities in het merk staan (in het ene geval voorop en in het andere achteraan), is er volgens de rechter te weinig gelijkenis om verwarring te kunnen veroorzaken. De verschillen zijn er niet alleen zoals je de woorden ziet (visueel) en uitspreekt (auditief), maar ook als je kijkt naar hun betekenis. Blackberry is een bosvrucht, boot is óf een laars óf betekent ‘het opstarten van een computer’. De combinatie van beide woorddelen heeft helemaal geen betekenis en speelt dus geen rol.

Bekendheid?

Blackberry voerde ook nog het argument aan van de bekendheid van haar merk. Berryboot zou daarvan profiteren. Berryboot bracht daartegen in dat Blackberry wellicht lang geleden (10 tot 15 jaar) nog een bekend merk was, maar nu – nu Blackberry zelfs is gestopt met de productie van mobiele telefoons - in elk geval niet meer. Ook daarin volgde de rechter Berryboot.

Conclusie en les

Hoewel Berryboot het aanvankelijk dus leek af te leggen tegen Blackberry, won zij uiteindelijk en kon gewoon als merk worden ingeschreven. De les is, dat de aanvrager van een merk (Berryboot) niet direct hoeft terug te schrikken voor een beetje gelijkenis met het merk van een ander (Blackberry) en dat de houder van een merk (Blackberry) die bezwaar aantekent tegen de aanvraag voor een merk dat een beetje op zijn merk lijkt (Berryboot) niet per se van succes verzekerd is. Het blijft een merkenrechtelijk steekspel.